[2016년 분야별 중요판례분석] 20. 지식재산권 분야
[사안 해설]
형사소송법 제254조 제4항의 공소사실의 기재에 관한 규정의 취지는 심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에 방어의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 쉽게 해 주기 위한 것이다.
대상판결은 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해하였는지 문제되는 특허법 위반 사건에서 공소사실이 특정되었다고 하기 위한 요건을 판시하였다.
대상판결이 설시하고 있는 기준은, 다른 제품이나 행위 등 다른 사실과 구별할 수 있을 정도로 기재하여야 한다는 것이다.
민사소송의 경우 “그 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다”고 대법원은 판시하고 있다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 참고). 즉 대상판결이 설시하고 있는 기준은 위 민사판결의 기준과 거의 동일하다고 볼 수 있다.
대상판결은 특정의 기준인 ‘다른 사실과 구별할 수 있을 정도’에 대하여 판시하면서 그 적절한 판단의 예로서 “침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고,
침해의 태양과 관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도”라는 구체적인 예를 제시한 점에서 큰 의미가 있다.
물론 침해기술의 특정 방법은 일률적으로 정하기 어렵고, 요구되는 특정의 정도도 사안에 따라 달라질 수 있으므로 이는 예시일 뿐, 침해기술을 특정 하는 방법이 반드시 대상판결에서 언급한 방법들로 제한될 수는 없을 것이다. 그렇지만 대상판결은 특히 형사소송에서 공소사실에 침해행위의 특정정도를 처음으로 제시하였다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.
2. 특허법상 정정의 명확화 요건 (대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결)
[판결 요지]
구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지에 비추어 보면, 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결).
한편 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.
[사안 해설]
특허법상 정정의 요건은
①청구를 감축하거나,
②불명확한 부분을 명확하게 하거나,
③잘못된 기재를 바로 잡는 것이어야 하고, 그리고
④출원명세서의 범위 내에서 이루어져야 하며,
⑤청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니며,
⑥출원 당시 특허 받을 수 있는 것이어야 한다.
위 ① 내지 ③의 요건은 특허법상 정정을 허용해야 하는 정정사유요건(적극적 요건)에 해당하고,
위 ④ 내지 ⑥의 요건은 제3자에게 불측의 피해를 방지하고, 절차적 편의 및 효율적 제도운영을 위해 정정청구에 일정한 제한을 가하는 정정제한요건(소극적 요건)에 해당한다.
그런데, 대상판결은 청구항이 발명의 상세한 설명보다 좁게 기재된 경우는 불명확성의 요건인 ‘청구항과 발명의 상세한 설명의 불일치’에 해당되지 아니한다고 판시하였다.
즉 청구항과 발명의 상세한 설명의 불일치는 모순관계에 있는 기재와 같이 그 의미가 조화되지 않는 것 등을 의미하는 것이지 청구항이 발명의 상세한 설명보다 좁게 기재된 경우는 이에 해당되지 않는 것이다.
한편, 대상 판결의 사례에서, 발명의 상세한 설명에는 단지 금속 및 세라믹만이 개시되어 있는데,
청구항에는 금속, 세라믹, 고밀도 플라스틱 및 복합체가 기재되어 있다면, 청구항을 금속 및 세라믹으로 변경하는 정정은 청구범위의 감축에 해당되므로, 오류의 정정에 해당되는지 여부를 따질 필요 없이 허용될 것이다.
그 동안 특허심판원은 정정의 요건 중 청구범위의 실질적 확장이나 변경 요건에 대해서는 엄격하게 적용하였으나, 이를 제외한 나머지 실체 요건들에 대해 다소 유연하게 정정을 허용해 왔는데, 대상 판결로 인하여 향후 이러한 심결경향에 영향을 미칠 것으로 보인다.
3. 특허명세서상 청구범위의 전제부 구성요소 및 종래기술로 기재된 사항의 공지기술 추정 여부 (대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결)
[판결 요지]
청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로,
어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다.
또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데,
출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나
출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다.
따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.
그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다.
그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원 발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.
[사안 해설]
일반적으로 출원인은 명세서를 작성함에 있어서 기존기술을 적시한 다음 그 기존기술이 갖는 기술적 과제를 본 건 발명이 어떻게 해결하였는지를 부각시키기 위해 배경기술 또는 종래기술을 기재한다.
종래에는 전제부 기재 및 명세서상의 종래기술의 기재에 관하여 실무상 ‘청구범위의 전제부에 기재되어 있다거나 명세서에 종래기술로 나타나 있다’는 사유로 출원전 공지된 것이라는 주장을 하여 왔고, 법원이 이를 받아들여 판단한 경우도 종종 있었다.
이에 청구범위의 전제부 기재 구성요소 또는 명세서의 종래기술이라는 이유만으로 공지된 것으로 볼 수 있다거나 심지어 이를 하나의 선행기술로 사용할 수 있다고 보는 잘못된 시각이 있었다.
그런데 대상판결을 통하여, 공지기술임을 인정하는 전제부의 기재 및 명세서상 종래기술의 기재가 있는 경우에는 이를 공지기술로서 사실상 추정하되, 출원인이 착오로 인하여 이를 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우, 예를 들면 출원인이 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우에는 위 추정에 대한 복멸을 허용하였다.
객관적 진실에 부합하게 공지기술을 다시 확정할 수 있도록 허용하는 것으로 타당한 해석론으로 생각된다.
공지기술에 대한 추정의 복멸이 허용되는 만큼 특허무효심판 청구인 입장에서는 단순히 전제부 기재 및 명세서상의 종래기술의 기재에만 의지할 것이 아니라 공지 선행기술을 더 충실히 검색할 필요성이 커졌다고 생각된다.
하지만 출원인이 명세서나 출원경과 서류를 작성함에 있어 공지기술에 대하여 착오로 기재하였다는 사실을 밝히는 것이 실무상 쉽지 않을 것으로도 예상되는바, 대상판결에도 불구하고 여전히 출원인으로서는 종래기술을 기술할 때 신중하게 하여야 할 것이다.
4. 등록상표의 불사용에 따른 손해배상책임의 존부 및 법정손해배상 규정의 적용요건 (대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결)
[판결 요지]
[1] 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조 규정은 손해에 관한 피해자의 주장ㆍ증명책임을 경감해 주고자 하는 것이나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로,
침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장ㆍ증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다.
한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고,
상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.
따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없다.
[2] 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2 제1항은 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.
따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면,
●상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고,
●침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며,
동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없다.
[사안 해설]
등록상표의 불사용과 구 상표법 제67조 제3항에 따른 손해배상책임에 관하여 기존의 대법원 판례는 사용료 상당액의 손해배상은 상표권자의 등록상표에 대한 사용이 있는 경우에 한하므로 침해자가 국내에서 상표권자의 등록상표에 대한 사용이 없음을 근거로 하여 손해발생이 없음을 주장, 입증할 경우 사용료 상당액의 손해배상책임이 인정되지 않는다고 판시하고 있다(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 등 참조). 대상판결은 기존의 대법원 판례에서의 법리를 그대로 적용한 것으로 볼 수 있다.
한편 대상판결은 2011년 상표법 개정으로 도입된 법정손해배상 규정의 적용요건 해석에 관한 최초의 대법원 판결이다.
법정손해배상에 관한 구 상표법 제67조의2 제1항은 “…등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여…”라고 규정하고 있는데,
이는 유사범위를 포함한 상표권 침해 일반에 모두 적용되는 것이 아니라 그 적용대상에 제한을 두어 ‘등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표’를 사용한 행위에 국한하여 적용된다는 의미이다.
이는 한미 FTA 협정에서 법정손해배상제도를 도입하도록 규정하고 있는 것에 근거하여 동 협정문의 제18.10조 제6항을 국내법에 반영하기 위해 구 상표법 제67조의2로 도입한 것이며,
피침해 표장과 위조된 표장이 동일하거나 실질적으로 구별 곤란한 것으로 정의되는 위조상표를 그 적용대상으로 하는 미국 연방상표법의 법정손해배상제도를 그대로 본받은 것이다.
대상판결은
“●침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며,
●동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없다”고 판시하고 있는바,
유사범위를 포함한 상표권 침해 일반에 대해 법정손해배상 규정이 적용될 수 없다는 입법취지에 비추어 대상판결은 당연한 것으로 생각된다.
5. 구 저작권법상 음반의 저작자 결정 기준 (대법원 2016. 4. 28. 선고 2013다56167판결)
[판결 요지]
구 저작권법(1986. 12. 31. 법률 제3916호로 전부 개정되기 전의 것)은 ‘원저작물을 음반에 녹음하는 것’을 변형복제의 일종으로서 원저작물에 관한 저작권과는 별개의 새로운 저작권의 발생요건인 개작에 해당한다고 간주함으로써 음반에 수록되는 원저작물이 신저작물로 될 수 있는 정도로 변형된 것인지를 불문하고 녹음 자체를 창작행위로 보았다.
따라서 원저작물을 음반에 녹음한 자는 구 저작권법 제5조 제1항, 제2항의 규정에 의하여 원저작자와는 별개로 새로운 저작자가 된다.
구 저작권법에 의한 음반에 관한 저작자는 원저작물의 창작자는 아니지만 전달자로서 원저작물의 저작자와 일반 공중 사이를 매개하여 전달ㆍ유통시키는 역할을 하였는데,
비록 이후 저작권법의 개정에 따라 음반제작자의 권리가 저작인접권으로 인정되게 되었더라도 원저작물을 음반에 녹음하는 행위의 성격이나 원저작물의 이용을 촉진하기 위하여 음반의 제작ㆍ유통을 장려하고 보호할 필요성에 본질적인 변화가 있지 아니하는 점,
구 저작권법이 ‘원저작물을 음반에 녹음하는 것’자체를 창작행위로 간주하고 있었으므로 음반에 관한 저작자가 되기 위하여 반드시 원저작물을 음반에 녹음할 때 ‘음(音)’의 표현에 창작적 기여를 할 것이 요구되지는 아니하는 점 등을 종합하면,
구 저작권법상 음반에 관한 저작자의 결정에서 현행 저작권법상 음반제작자의 결정과 통일적인 기준을 적용할 필요가 있다.
그렇다면 구 저작권법상 음반에 관한 킬저작자는 음반의 저작권을 자신에게 귀속시 의사로 원저작물을 음반에 녹음하는 과정을 전체적으로 기획하고 책임을 지는 법률상의 주체를 뜻하고,
법률상의 주체로서의 행위가 아닌 한 음반의 제작에 연주ㆍ가창 등의 실연이나 이에 대한 연출ㆍ지휘 등으로 사실적ㆍ기능적 기여를 하는 것만으로는 음반에 관한 저작자가 될 수 없다.
[사안 해설]
1987년 저작권법이 전면 개정되면서 저작권 이외에 저작인접권 제도가 도입되어, 실연, 방송과 함께 음반을 저작권이 아니라 ‘저작인접권’으로 보호하기 이전에는 구 저작권법 하에서 음반은 악곡, 가창, 연주 등과 함께 저작물로 보호하고 있었다.
구 저작권법에는 ‘음반의 저작자’에 관한 별도의 정의규정이 없었으며, 1987년 저작권법에 ‘음을 음반에 맨처음 고정한 자를 말한다’라는 음반제작자에 관한 정의규정이 마련된 것이다.
한편 현행 저작권법상 음반제작자는 ‘음을 음반에 고정하는데 있어 전체적으로 기획하고 책임을 지는 자를 말한다’라고 규정되어 있는데, 실제로 고정행위를 한 자가 아니라 그 고정행위에 대하여 기획 및 투자를 하고 책임을 지는 자를 음반제작자로 보아야 하기 때문이다.
대상판결은 구 저작권법상 음반의 저작자 결정 기준에 관하여 “음반의 저작자는 음반의 저작권을 자신에게 귀속시킬 의사로 원저작물을 음반에 녹음하는 과정을 전체적으로 기획하고 책임을 지는 법률상의 주체를 뜻한다”라고 설시함으로써 현행 저작권법상 음반제작자의 결정 기준을 적용한 것으로 보인다.
구 저작권법상 음반에 관한 저작자의 결정에서 현행 저작권법상 음반제작자의 결정과 통일적인 기준을 적용할 필요가 있으므로 타당한 해석론이라고 생각된다.
6. 원저작물과 2차적저작물에 관한 저작재산권을 모두 보유한 자가 2차적저작물의 저작재산권을 양도하는 경우, 원 저작물 이용에 관한 허락도 포함되어 있는지 판단하는 기준 (대법원 2016. 8. 17. 선고 2014다5333 판결)
[판결 요지]
2차적저작물은 원저작물과는 별개의 저작물이므로, 어떤 저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물의 저작재산권이 양도되는 경우,
원저작물의 저작재산권에 관한 별도의 양도 의사표시가 없다면 원저작물이 2차적저작물에 포함되어 있다는 이유만으로 원저작물의 저작재산권이 2차적저작물의 저작재산권 양도에 수반하여 당연히 함께 양도되는 것은 아니다.
그리고 양수인이 취득한 2차적저작물의 저작재산권에 2차적저작물에 관한 2차적저작물작성권이 포함되어 있는 경우, 2차적저작물작성권의 행사가 원저작물의 이용을 수반한다면 양수인은 원저작물의 저작권자로부터 원저작물에 관한 저작재산권을 함께 양수하거나 원저작물 이용에 관한 허락을 받아야 한다.
한편 원저작물과 2차적저작물에 관한 저작재산권을 모두 보유한 자가 그중 2차적저작물의 저작재산권을 양도하는 경우, 양도의 의사표시에 원저작물 이용에 관한 허락도 포함되어 있는지는 양도계약에 관한 의사표시 해석의 문제로서 계약의 내용, 계약이 이루어진 동기와 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험의 법칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다.
[사안 해설]
저작권법 제5조 제1항은 “2차적저작물은 독자적인 저작물로서 보호된다”고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항은 “2차적저작물의 보호는 그 원저작물의 저작자의 권리에 영향을 미치지 아니한다”고 규정하고 있다.
대상판결은 원저작물의 저작재산권에 관한 별도의 양도 의사표시가 없다면 원저작물이 2차적저작물에 포함되어 있다는 이유만으로 원저작물의 저작재산권까지 2차적저작물의 저작재산권 양도에 수반하여 당연히 함께 양도되는 것은 아니라고 판단하였는바, 위 저작권법 제5조 규정에 부합하는 해석으로 생각된다.
저작물작성권에 대하여 저작권법 제45조 제2항은 “저작재산권의 전부를 양도하는 경우에 특약이 없는 때에는 제22조에 따른 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리는 포함되지 아니한 것으로 추정한다.
다만, 프로그램의 경우 특약이 없는 한 2차적저작물작성권도 함께 양도된 것으로 추정한다”고 규정하고 있다.
프로그램 개발위탁계약에 따라 2차적저작물인 B 프로그램에 관한 저작권이 피고에게 양도된 경우, 2차적저작물인 B 프로그램에 대한 2차적저작물작성권도 양도되는지 여부에 관하여 대상판결은 본 사안은 컴퓨터프로그램에 관한 것으로서, 저작권법 제45조 제2항 본문이 아닌 단서를 적용하였고,
즉 피고는 원고로부터 B 프로그램에 대한 권리를 양도받았고, 달리 2차적저작물에 대한 제한 특약이 존재하지 않았기에, B 프로그램에 대한 2차적저작물작성권도 보유하고 있다고 판시하였다.
대상판결은 피고가 프로그램을 개발한 것이 원고의 저작권을 침해하는지 여부에 대해서 원고가 피고에게 원저작물에 대한 이용허락도 같이 하였는지의 문제로 보았다.
그리고 원저작물과 2차적저작물에 관한 저작재산권을 모두 보유한 자가 그중 2차적저작물의 저작재산권을 양도하는 경우,
양도의 의사표시에 원저작물 이용에 관한 허락도 포함되어 있는지 여부는 양도계약에 관한 의사표시 해석의 문제로서 양도계약의 내용, 계약이 이루어진 동기와 경위, 계약에 의하여 달성하려는 목적, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 판단하여야 한다고 보았다.
대상판결은 발주자와 개발자 사이의 개발위탁계약을 통해 산출물인 컴퓨터프로그램의 저작권을 양수한 발주자의 2차적저작물작성권의 범위, 특히 그 산출물의 원저작물에 해당하는 개발자의 원본 프로그램과의 관계에 대하여 계약 또는 의사표시 해석의 방법을 적용하여 발주자의 2차적저작물작성권 범위를 확정하였다.
프로그램 개발 계약이 빈번한 요즘 발주자와 개발자 사이에 발생하는 분쟁에 있어 침해 기준을 제시하고 있다는 점에 대상판결의 의의가 있다. 실무상으로는 분쟁의 소지를 없애기 위하여 원저작물과 2차적저작물에 관한 저작재산권을 모두 보유한 자가 그중 2차적저작물의 저작재산권을 양도하는 경우, 원저작물 이용에 관한 허락도 포함되어 있는지 여부를 계약서상에 명시적으로 기재하는 것이 바람직할 것이다.
| [판결] 채무자가 개인회생채권자 목록에 소멸시효 지난 채권 기재했더라도… (0) | 2017.07.31 |
|---|---|
| [2016년 분야별 중요판례분석] 21. 도산법 (0) | 2017.07.27 |
| [판례해설] 미성년후견제도를 보완하는 신탁계약체결 (0) | 2017.07.20 |
| 행정처분의 하자가 중대한 경우에 그 하자가 명백하지 않아도 당연무효 (0) | 2017.06.16 |
| 민사집행법 제48조(제3자이의의 소) 및 관련판례 정리 (0) | 2017.06.05 |